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2020-10-02

| 請廠商製作有商標之包裝盒、開立有商標之估價單予經銷商,是否屬於「商標使用」之行為??

請廠商製作有商標之包裝盒、開立有商標之估價單予經銷商,是否屬於「商標使用」之行為??

一、 案例: A公司以「XXXX設計圖」(僅為假設),指定使用於修正前商標法施行細則第49條第024類之「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕」商品申請註冊,經經濟部智慧財產局(下稱智財局)核准列為註冊商標(下稱系爭商標)。申請廢止人B公司於103年9月25日以本件商標之註冊有商標法第63條第1項第2款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」之情形,申請廢止系爭商標之註冊。此時A公司必須提出於B公司申請廢止時回溯3年間(即100年9月24日至103年9月25日)使用系爭商標之證據方能勝訴; A公司提出證物如下:①A公司請C公司製作有系爭商標之包裝盒、②A公司開立予經銷商D公司之估價單。A公司於訴訟上如何主張?

二、 說明:所謂商標使用,依據商標法第5條規定,必須符合「為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」,故商標使用,應符合下列要件:(1)使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用;(2)需有使用商標之行為,即前揭法條所列之4 款行為態樣,有一即足;(3)需足以使相關消費者認識其為商標,其使用並應符合一般商業交易習慣(參照最高行政法院103 年度判字第712 號判決意旨)。本文僅就不同案例之商標使用討論之。

三、 A公司開立予經銷商D公司之估價單部分

1. 就製造商品之A公司與銷售商品之D公司間之經銷約定,A公司將商品數量、金額開立估價單予D公司,該估價單是否為商標法第5條1項4款所指之「商業文書」?該D公司是否為商標法第5條1項所指之「相關消費者」?

2. 依據最高行政法院103年判字第712號行政判決意旨:「估價單係屬於商標法第5條第1項第4款所謂『與商品或服務有關之商業文書』之文書,該條文於商標使用之定義上,並不分內部文書或外部文書。況若在估價單上以特殊之區別符號顯示該商標文字,足以區別非屬描述形容或交易過程之詞句者,自係屬對於商標之使用。經查,原判決業已說明:上開估價單記載之品名有『養生』二字者,皆已加註『" "』記號,以明顯方式呈現,且與其商品名稱『解毒能膠囊』、『鐵牛明目丸』連接使用,依一般交易習慣,相關消費者應能認識『養生』為商標;且『鐵牛』為另一商標之名稱,其呈現方式與『養生』相同,更足證明估價單上之『養生』係作商標使用。…商標法所謂消費者,就是在交易過程中之商品或服務需求方,並不以最終消費者為限,交易型態亦不僅只於購買者而已(在比較法上,日本商標法稱之為需要者,以與該國消費者保護法所稱『消費者』相區別)。是以在解釋我國商標法所謂之消費者,不能望文生義,否則無法達成商標制度之功能及市場競爭之目的,亦不能與消費者保護法之『消費者』作相同解釋,亦無從作其他對商標法上消費者限縮之定義。」(下稱估價單案例),可知估價單係屬於商標法第5條第1項第4款所謂「與商品或服務有關之商業文書」之文書,且D公司亦屬於商標法第5條第1項所指之「相關消費者」。

3. 蓋因商標法為維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展(參商標法第1條),其所保護者為市場環境,故商標法所指之消費者當然與消費者保護法所欲保護之弱勢最終消費者(相對於企業經營者)有別,故於商標法上D公司雖非最終消費者,但仍適用屬商標法第5條所指之相關消費者;又商標法5條第1項第4款所謂之文書,不分內部文書或外部文書,給予經銷商之估價單,仍屬於商標法5條第1項第4款所謂之文書,故A公司開立予D公司之估價單,如有表彰商品或服務之商標存在,仍可認定為商標使用之行為。故A公司開予C公司之估價單(上標示系爭商標),可認為係依據商標法第5條1項4款之商標使用行為。

四、 就案例中A公司主張予C公司製作有商標圖樣之包裝盒是否符合商標法第5條之商標使用態樣?

1. 實務上有主張委託他人設計及生產標示有系爭商標之包裝盒,為商標使用行為;惟智慧財產法院104年度行商訴字第153號行政判決:「所謂商標使用,應符合真正使用之目的,亦即確實使用商標以確保消費者得以確認商品或服務來源,並使渠等不致發生混淆誤認之虞,而與商標之作用在於區別不同來源之商品或服務等基本功能相符。故所謂真正使用係指商標權人將商標使用於指定之商品或服務市場,而非僅將商標於商標權人之事業範圍內做內部使用。倘商標於該註冊之法領域內已喪失其商業上存在之理由,則法律對該商標所提供之保護,以及商標註冊對於第三人所產生之效果,即無繼續存在之必要。又所謂商業上存在之理由,係指創造或保有標示此識別標識即商標之商品或服務之市場或通路而言。原告所提之訴願附件2 、3 ,至多僅能證明原告有於系爭商標申請廢止日前3 年內,委託他人設計及生產標示有系爭商標之『蔓越莓葡萄綜合果汁』及『雙鮮配多蔬果』外包裝盒,惟此仍屬商品製造前階段,其後尚須經過諸多程序,如將內容物即包裝盒品名所示之果汁填充於標示有系爭商標之『蔓越莓葡萄綜合果汁』及『雙鮮配多蔬果』外包裝盒、產品檢驗、正式鋪貨於各大銷售通路後,相關消費者方能透過貨架上或網路購物商品圖片之『蔓越莓葡萄綜合果汁』及『雙鮮配多蔬果』外包裝盒上所標示之系爭商標,知悉系爭商標係在表彰原告所生產之商品,亦即系爭商標具有區辨商品來源之作用,應係自相關消費者得任意自實體或網路通路選購標示有系爭商標之商品,並得藉其包裝盒上所標示之系爭商標確認係由原告所產製時發生,則包括外包裝盒設計及製造商品內容之製造階段,因商品仍未向相關消費者進行銷售,消費者自無法透過選購標示有系爭商標之商品,認識系爭商標表彰商品係由原告產製之功能。」(下稱包裝盒案例)。

2. 認定於製作包裝盒時,,此階段僅為事業內部之使用,故判斷非屬於商標使用行為,因此A公司請D公司製作包裝盒之證明,無法使A公司於商標廢止訴願、訴訟中得到有利之認定。

五、 結語

1. 智財法院就包裝盒案例之認定,似乎與前開最高法院就估價單案例之認定不同,就開立給經銷商之估價單,認為屬於商標法第5條1項4款之商業文書,不需分內部文書或外部文書,該估價單上標有商標應認為屬於商標使用;但智財法院於包裝盒案例,製作有商標之包裝盒行為,僅被認定為商標權人於事業範圍內之內部使用,並無法被認定為使用商標,其兩者認定是否有矛盾?

2. 前開疑問必須回到商標法之立法目的及商標使用之定義觀之:商標法之立法目的,除保障商標權人及消費者利益外,實亦寓維護市場公平競爭秩序之功能(參商標法第1條92年5月28日立法理由);又商標的功能與註冊目的不僅在於取得商標權,還必須透過實際使用,才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結,實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能,彰顯商標的價值(參經濟部智慧財產局101年4月20日頒佈之註冊商標使用之注意事項前言),可見為維護市場公平競爭秩序,商標法對於商標權人使用商標之方式,要求需達到使消費者將商標與商品或服務產生連結、識別來源、品質保證及廣告等功能。故應該著重的點係究竟商標之使用行為,有無達到使消費者將商標與商品或服務產生連結、識別來源、品質保證及廣告等功能,故於商標法第5條1項才會有「為行銷之目的」、「足以使相關消費者認識其為商標」之要件。

3. 顯然智財法院就包裝盒案例中認為,請求製造商製作有商標標示之包裝盒行為係公司之內部行為,並非基於行銷之目的(商標法第5條1項),故不用討論該製作包裝盒公司是屬於相關消費者;且於製作包裝盒時,尚未有商品出現,此時並無法因為包裝盒上之商標而表彰該尚未存在之商品,因此不符合商標法第5條1項所指之「足以使相關消費者認識其為商標」,此階段僅為事業內部之使用,無法認定屬於商標使用行為。
但A公司請求D公司製作有系爭商標之包裝盒,仍有一種可能可被認定屬商標使用行為,參前開註冊商標使用之注意事項2.1:「…若在雜誌、電視等廣告媒體上顯示商標,因係在於促銷即將或已投入市場的商品,足以使消費者認識其商標所指示的商品,仍屬商標之使用。」顯見如果是在雜誌、電視等廣告媒體上顯示商標,就算商品尚未存在,仍可被認定為商標之使用;又參照商標法第5條第1項之立法理由,TRIPS所稱「交易過程」包含第一次附著之製造生產行為,及其後之販賣、再販賣等下游階段之使用行為,則客觀之「交易過程」皆可視為基於主觀,且依據經濟部82台商字第222838號函表示,商標權人為外國公司,委由我國製造有商標之商品之行為,如目的在行銷市場,可認定為使用商標之行為。顯見是否符合商標使用,應就個案參照商標法、商標使用之注意事項及相關實務見解,方能妥善判斷。商標權人(如A公司)應於公司內部規劃相關留存資料機制,商標使用之相關證據留存於公司內部,以便將來作為證據使用,保護商標權人(如A公司)之合法權益。

 

 

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